Nella prima parte di questo post ho iniziato a commentare il Reg. UE 316/2014 relativo all’applicazione dell’articolo 101.3. del trattato TFUE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (“TTBER”), illustrando in particolare il rapporto con gli altri Regolamenti di esenzione di gruppo, le disposizioni della TTBER in tema di quote di mercato (quelle che determinano l’applicabilità o meno del Regolamento a un dato contratto di trasferimento di tecnologia), per poi analizzare le c.d. hard-core restrictions / restrizioni fondamentali di cui all’art.4 del Regolamento, e cioè quelle clausole contrattuali che prevedono delle restrizioni aventi degli effetti anticoncorrenziali gravi e che, se inserite nel contratto, fanno sì che esso sia escluso dal beneficio dell’esenzione per categoria prevista dalla TTBER.

In questa seconda e ultima parte esamino le c.d. excluded restrictions (art.5 TTBER) ed accenno ad alcune novità introdotte dalle Linee Direttrici.

1. Excluded restrictions / Restrizioni escluse
Come in tutti i Regolamenti di esenzione alle hard-core restrictions (art.4.) seguono le excluded restrictions (art.5.), cioè quelle clausole contrattuali che di per sé stesse non sono esentabili ai fini della TTBER, anche se la loro “non esentabilità” non si estende a tutto il contratto di trasferimento di tecnologia (il che è invece quel che accade qualora il contratto contenga una delle restrizioni di cui all’art.4).
L’art.5.1. della nuova TTBER prevede due “restrizioni escluse”, ed entrambe introducono un cambiamento rispetto a quanto previsto dal precedente Regolamento:
Exclusive grant-back / Retrocessioni esclusive. La prima “restrizione esclusa” riguarda l’obbligo imposto al licenziatario di garantire una licenza esclusiva o di cedere al licenziante gli eventuali perfezionamenti o le nuove applicazioni della tecnologia oggetto di licenza realizzate dal licenziatario stesso. Non che nel precedente Regolamento la questione non fosse stata affrontata, ma allora la “non esentabilità” riguardava soltanto l’obbligo del licenziatario di licenziare / cedere le innovazioni “separabili” (art.5.1. (a) e (b) del Regolamento 2004), quelle cioè che potevano essere tenute distinte e separate dalla tecnologia di base che aveva formato oggetto della licenza. Il Reg. (CE) n. 772/2004 consentiva dunque al licenziante di imporre al licenziatario di mettergli a disposizione eventuali innovazioni “non separabili” dalla tecnologia di base.
In realtà la norma era stata criticata fin dall’emanazione del Regolamento 2004 in quanto il più delle volte, all’atto pratico, era quantomeno arduo distinguere le une dalle altre. L’unica “concessione” a favore del licenziante prevista dalla nuova TTBER consiste nel diritto del licenziante di ottenere dal licenziatario una licenza per qualsiasi innovazione / nuova applicazione / perfezionamento realizzato dal licenziatario (a prescindere dalla questione della sua “separabilità”) ma soltanto nel caso in cui tale licenza sia non esclusiva. Ciò implica, come illustrato nei parr.129-132 delle Linee Direttrici che il licenziatario può sfruttare, direttamente o concedendo una licenza a terzi, i perfezionamenti che questi ha realizzato, e che, almeno a mio modo di vedere, spesso presuppongono e incorporano una qualche parte della originaria tecnologia del licenziante …..
Ovviamente una tale “novità” in molti casi può non far piacere al licenziante ma le Linee Direttrici (par. 130) sembrano già suggerire una possibile soluzione, in quanto una clausola di exclusive grant-back, seppur esclusa dal beneficio dell’esenzione per categoria previsto dalla TTBER, non è automaticamente e aprioristicamente considerata anti competitiva ma deve formare oggetto di una valutazione individuale in base all’art.101 TFUE, sulla base delle circostanze del caso concreto. A tale proposito le Linee Direttrici prevedono che nell’effettuare tale valutazione debba essere tenuto in considerazione l’eventuale impegno del licenziante di pagare un corrispettivo adeguato per ottenere dal licenziatario una retrocessione esclusiva, e ciò tanto più se il licenziante non ha una quota di mercato particolarmente importante sul mercato di riferimento. In altre parole, sembrerebbe che, sì le exclusive grant-back sono restrizioni escluse, ma se il licenziante non ha una posizione dominante ed è disponibile a pagare un importo sostanzioso al licenziatario magari si può fare, basta pagare …..
Non challenge and termination clauses / Clausole di non contestazione e di risoluzione. La seconda restrizione esclusa riguarda le c.d. “no challenge clauses”, con cui si identificano quelle disposizioni contrattuali con cui al licenziante viene attribuito il diritto di recedere dal contratto qualora il licenziatario, durante la vigenza del contratto medesimo, contesti la validità dei diritti di proprietà intellettuale di cui il licenziante è titolare nell’Unione Europea e che formano l’oggetto del contratto. Al pari di quanto previsto dall’art. 5.1. (c) del vecchio Regolamento, in questo caso è comunque fatta salvo il diritto del licenziante di recedere dal contratto ma, e qui sta la differenza con il Regolamento 2004, solo nel caso di accordi di licenza esclusiva.
A seguire l’art.5.2. che introduce due ulteriori “excluded restrictions”, peraltro applicabili esclusivamente agli accordi di licenza tra imprese non concorrenti, e che riproducono quella che per gli accordi di licenza tra concorrenti è invece una “hard-core restiction” ai sensi dell’art. 4.1. (2):
Limiting the licensee’s use or development of its own technology (between non competitors) / Limitazioni dell’uso o dello sviluppo da parte del licenziatario della propria tecnologia (tra imprese concorrenti)
La restrizione esclusa consiste nella non esentabilità di obblighi diretti o indiretti che limitino (i) la facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia, o (ii) la facoltà delle parti di svolgere attività di ricerca e sviluppo (fatta eccezione per il caso in cui quest’ultima restrizione “sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza”).

2. Le Linee Direttrici per gli accordi di trasferimento di tecnologia

Le Linee Direttrici che accompagnano la nuova TTBER nei primi tre capitoli spiegano e meglio dettagliano le disposizioni del nuovo Regolamento. Più interessante, e più degno di nota, la seconda parte del capitolo 4 (la prima è dedicata a quei contratti di trasferimento di tecnologia che non rientrino nel campo di applicazione della TTBER, i.e. superamento soglie di mercato – partecipazione di più di due parti, e che quindi richiedono, in primo luogo ai contraenti, una valutazione individuale in merito alla loro compatibilità con la normativa antitrust). Nella seconda parte del capitolo 4 (parr. 181-273) le Linee Direttrici forniscono i criteri per valutare diversi tipi di restrizioni solitamente incluse negli accordi di licenza (e il loro eventuale effetto anti-competitivo). Tra le novità vanno segnalate:

Settlement Agreements / Accordi transattivi. Le Linee Direttrici prevedono che gli accordi transattivi di eventuali controversie in materia di “diritti tecnologici” possono avere degli effetti anti-concorrenziali e ricadere quindi nel campo di applicazione dell’art.101.1. TFUE qualora contengano delle clausole pay for restriction o pay for delay, con cui una delle parti paga all’altra un importo quale impegno per ritardare o limitare l’immissione sul mercato di un prodotto concorrente o delle no-challenge clauses, con cui una delle parti, sempre a fronte di un corrispettivo, si impegna a non contestare la validità dei diritti di proprietà intellettuale dell’altro contraente. Qui il retro pensiero del legislatore è evidente: il timore (e il riferimento è una serie di casi nel settore farmaceutico) è che la controversia e la relativa transazione siano soltanto uno schermo fittizio per accordi tra due concorrenti volti a falsare o limitare le rispettive strategie commerciali.
Technology Pools / Poll Tecnologici- I c.d. pool tecnologici sono accordi con cui due o più parti costituiscono un pacchetto di tecnologie che viene utilizzato dai partecipanti al “pool” e può essere concesso in licenza a terzi. Se in linea di principio i pool tecnologici appaiono pro-competitivi, in quanto normalmente hanno come effetto di ridurre per i licenziatari i costi di accesso alla tecnologia oggetto di licenza il par.261 delle Linee Direttrici individua una serie di condizioni che essi devono soddisfare, tra cui (a) la partecipazione “aperta” a tutti i soggetti che detengano diritti tecnologici affini, (b) la previsione di misure che i partecipanti al pool si scambino informazioni riservate (prezzi, volumi produttivi e di mercato) o comunque non necessarie al funzionamento del pool, (c) la non esclusività della licenza conferita al pool dai singoli partecipanti, (d) la messa a disposizione del pacchetto di tecnologie conferito in pool, con un accordo di licenza, a tutti i potenziali licenziatari “a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie”.

3. Entrata in vigore e conclusioni.

La TTBER è entrata in vigore il 1 Maggio 2014 e rimarrà in vigore fino al 30 Aprile 2026 e si applica anche ai contratti già in vigore alla data del 30 Aprile 2014 per cui la nuova TTBER troverà applicazione soltanto a decorrere dal 30 Aprile 2015 (il che comporta che eventuali contratti che non rispondano al dettato della nuova TTBER dovrebbero essere emendati, sempreché si voglia essere certi di rientrare nell’esenzione per categoria prevista dal Regolamento).
Quali conclusioni trarre in merito al Reg. UE 316/2014? In generale la nuova TTBER non si discosta molto dalla precedente e se il nostro contratto ne rispetta le disposizioni si presume che esso non abbia effetti anti competitivi (il “safe-harbour” offerto dal Regolamento). Non si può però fare a meno di notare che, risetto al precedente regolamento l’ambito di applicazione del safe-harbour si è ridotto, in quanto sono più limitati gli obblighi che il licenziante può imporre al licenziatario (e il riferimento è alle retrocessioni esclusive e alle clausole di non contestazione di cui all’art.5.1. della nuova TTBER).
Qui sotto i link a Regolamento e Linee Direttrici

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0316&from=IT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:089:FULL&from=EN

© Marco Bianchi riproduzione riservata Maggio 2014