In uno dei primi post che avevo pubblicato (“CONTRATTI DI LICENZA E DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA) avevo dato notizia della decisione della Commissione UE di avviare una pubblica consultazione sulla revisione del Regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE (con l’entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, oggi art. 101.3) a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia.

L’iter legislativo si è finalmente concluso e lo scorso 28 Marzo la Commissione ha pubblicato il nuovo Regolamento 316/2014 (per gli amici “TTBER”, acronimo di Transfer of Technology Block Exemption Regulation, o, se si preferisce l’Italiano, “RECTT”, Regolamento Esenzione Contratti Trasferimento di Tecnologia) e le relative Linee Direttrici (nella versione Italiana solo 47 pagine, relativamente poche se paragonate per esempio a quelle del Reg. 330/2010 in tema di accordi verticali).

La struttura della nuova TTBER è rimasta analoga a quella del precedente Regolamento e, come per il passato, i contratti di trasferimento di tecnologia che soddisfano i requisiti della TTBER si presumono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art.101.3. TFUE e quindi privi di effetti anti-competitivi (quello che nel linguaggio del legislatore Europeo definiamo il “safe harbour” offerto dai Regolamenti di esenzione di gruppo). La TTBER si applica a tutti quegli accordi con cui il licenziante trasferisce al licenziatario “diritti tecnologici” (know-how, brevetti, modelli di utilità, diritti su disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, certificati complementari di protezione per i medicinali, certificati relativi alle nuove varietà vegetali, diritti d’autore sul software o una loro combinazione, nonché le domande di registrazione relative a tali diritti[1]).

1. Il rapporto tra la nuova TTBER e gli altri Regolamenti di esenzione di gruppo
Un primo elemento di novità della nuova TTBER è rappresentato dal chiarimento (considerando 6) che la sua applicabilità non esclude quella del Reg. (UE) 330/2010 (Accordi Verticali), ove il contratto di trasferimento di diritti tecnologici contenga delle disposizioni concernenti le modalità con cui il licenziatario potrà distribuire i prodotti fabbricati utilizzando la tecnologia e i diritti di proprietà intellettuale licenziatigli. Per contro la nuova TTBER (considerando 7 e art. 9) non deve applicarsi alle clausole in materia di licenza previste da accordi di ricerca e sviluppo o da accordi di specializzazione che ricadano nell’ambito di applicazione dei Re. (UE) 1217/2010 (Ricerca e Sviluppo) e 1218/2010 (Accordi di Specializzazione).

Sempre il considerando 7 chiarisce che la nuova TTBER neppure si applica ai contratti di licenza e riproduzione di programmi software (assimilati piuttosto a contratti di distribuzione) e ai cosiddetti “pool tecnologici” (vedi definizione nel Glossario), in quanto coinvolgono più di due imprese e non prevedono una qualche licenza ai singoli partecipanti.

Le Linee Direttrici (parr. 46-50) contengono ulteriori chiarimenti sull’ambito di applicazione del nuovo Regolamento:
(i) la TTBER si applica alle eventuali clausole contrattuali di un accordo di licenza che riguardino la fornitura al licenziante di materie prime, semilavorati e prodotti solo se e quando tali forniture siano “direttamente connesse alla produzione o alla vendita dei prodotti fabbricati utilizzando i diritti tecnologici licenziati (e questa formulazione rappresenta un opportuno miglioramento rispetto a quanto previsto dal precedente Regolamento e relative Linee Direttrici che faceva genericamente riferimento a clausole di fornitura “meno importanti” rispetto a quelle relative alla licenza della tecnologia);
(ii) la TTBER si applica alla licenza / trasferimento di marchi e diritti d’autore (diversi dai diritti d’autore sul software) solo se e quando essi siano direttamente connessi con la produzione o alla vendita dei prodotti fabbricati utilizzando i diritti tecnologici licenziati (le licenze di marchio connesse con contratti di distribuzione e di rivendita di beni e servizi sono coperte dal Regolamento (UE) n. 330/2010.

2. Entrata in vigore della nuova TTBER
Il nuovo Regolamento entra in vigore il 1 Maggio 2014, e, per i contratti di tecnologia attualmente in vigore (che quindi, se del caso, dovranno essere modificati per adeguarli alle disposizioni della nuova TTBER), dal 30 Aprile 2015.

3. Quote di Mercato e Hard-core restrictions
I requisiti per rientrare nel “safe harbour” sono quelli abituali. Il primo riguarda la quota detenuta dai contraenti sul mercato rilevante che non deve superare il 20% (accordi tra concorrenti) o il 30% (accordi tra non-concorrenti. L’art. 1 chiarisce che per mercato rilevante deve intendersi “la combinazione del mercato rilevante del prodotto o delle tecnologie col mercato geografico rilevante” a loro volta definiti dall’art. 1. (vedi Glossario al fondo del post).
Se un contratto di trasferimento di tecnologia non ricade nel “safe harbour” della nuova TTBER in quanto i contraenti hanno quote di mercato superiori a quelle previste, ciò non significa che esso sia di per sé stesso anti-competitivo. Molto più semplicemente (si fa per dire) i contraenti devono procedere ad una auto-valutazione degli eventuali effetti anti-competitivi del contratto che vogliono sottoscrivere (il rischio peraltro è che, alla prova dei fatti, il contratto attiri l’attenzione delle autorità antitrust e queste non condividano i risultati di tale auto-valutazione ……).

Il secondo requisito ovviamente riguarda l’assenza nel contratto di una qualsivoglia hard-core restriction / restrizione fondamentale, di cui la nuova TTBER offre una duplice elencazione, rispettivamente dedicata ai contratti di trasferimento di tecnologia tra concorrenti (art.4.1.) e a quelli tra non concorrenti (art. 4.2.).
Art. 4.1. (imprese concorrenti): a) la restrizione della facoltà di una delle parti di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi (RPM -price fixing), b) le restrizioni alla produzione imposte al licenziatario, c) la ripartizione dei mercati e della clientela, e (d) la restrizione della facoltà del licenziatario di sfruttare i propri diritti tecnologici o la restrizione della facoltà dei contraenti di svolgere attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo quando quest’ultima restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza.
Art.4.2. (imprese non concorrenti): a) restrizioni sui prezzi (fatta salva la possibilità di imporre un prezzo massimo di vendita o di indicare un prezzo raccomandato), (b) restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, il licenziatario può effettuare vendite passive dei prodotti contrattuali, (c) restrizione delle vendite attive o passive agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario membro di un sistema di distribuzione selettiva e operante nel commercio al dettaglio (fatta salva la possibilità di proibire a un membro di tale sistema di svolgere la propria attività a partire da un luogo di stabilimento non autorizzato).

In entrambi i casi l’art. 4 della TTBER prevede una serie di eccezioni ammesse al generale divieto di introdurre nel testo contrattuale delle restrizioni territoriali al licenziatario (art.4.1. c) e art. 4.2. b) e la logica di queste eccezioni è quella di chiarire quale sia l’equilibrio accettabile per l’antitrust Europea tra i diritti di proprietà intellettuale detenuti dal licenziante e la necessità di garantire, entro certi limiti, la possibilità di commercializzare all’interno del mercato Europeo i prodotti fabbricati dal licenziatario utilizzando la tecnologia oggetto di licenza. Vediamo qui di seguito le eccezioni ammesse:
art. 4.1. c) (imprese concorrenti)
i) L’obbligo imposto al licenziante e/o al licenziatario, in un accordo non reciproco, di non produrre utilizzando i diritti tecnologici sotto licenza nel territorio esclusivo riservato all’altra parte e/o di non effettuare vendite attive e/o passive nel territorio esclusivo o al gruppo di clienti esclusivo riservati all’altra parte;
ii) La restrizione, in un accordo non reciproco, delle vendite attive del licenziatario nel territorio esclusivo o al gruppo di clienti esclusivo assegnati dal licenziante a un altro licenziatario, a condizione che quest’ultimo non fosse un’impresa concorrente del licenziante al momento della conclusione del proprio accordo di licenza;
iii) L’obbligo imposto al licenziatario di produrre i prodotti contrattuali esclusivamente per il proprio uso, a condizione che il licenziatario non sia soggetto a restrizioni per quanto riguarda la vendita attiva e passiva dei prodotti contrattuali come pezzi di ricambio per i propri prodotti;
iv) L’obbligo imposto al licenziatario, in un accordo non reciproco, di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, qualora la licenza sia stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente.
art. 4.2. b) (imprese non concorrenti)
i) la restrizione delle vendite passive in un territorio esclusivo o a un gruppo di clienti esclusivo riservati al licenziante;
ii) l’obbligo di produrre i prodotti contrattuali esclusivamente per il proprio uso, a condizione che il licenziatario non sia soggetto a restrizioni per quanto riguarda la vendita attiva e passiva dei prodotti contrattuali come pezzi di ricambio per i propri prodotti;
iii) l’obbligo di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, quando la licenza sia stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente;
iv) la restrizione delle vendite agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario operante al livello del commercio all’ingrosso;
v) la restrizione delle vendite a distributori non autorizzati da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva.

Nella seconda parte di questo post parleremo di Excluded restrictions / Restrizioni escluse e delle Linee Direttrici per gli accordi di trasferimento di tecnologia (con particolare riferimento ai pool tecnologici e agli accordi transattivi).
GLOSSARIO
«Accordo di trasferimento di tecnologia»: i) accordo di licenza per diritti tecnologici concluso tra due imprese, avente per oggetto la produzione dei prodotti contrattuali da parte del licenziatario e/o dei suoi subappaltatori; ii) cessione di diritti tecnologici tra due imprese, avente per oggetto la produzione dei prodotti contrattuali, ove parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimane a carico del cedente;
«Accordo reciproco»: un accordo di trasferimento di tecnologia mediante il quale due imprese si concedono reciprocamente, nello stesso contratto o in contratti distinti, una licenza per diritti tecnologici, laddove le licenze riguardano tecnologie concorrenti o possono essere utilizzate per la produzione di prodotti concorrenti;
«Accordo non reciproco»: un accordo di trasferimento di tecnologia mediante il quale un’impresa concede a un’altra impresa una licenza per diritti tecnologici, o mediante il quale due imprese si concedono reciprocamente una tale licenza, laddove invece le licenze non riguardano tecnologie concorrenti e non possono essere utilizzate per la produzione di prodotti concorrenti;
«Sistema di distribuzione selettiva»: un sistema di distribuzione nel quale il licenziante si impegna a concedere la licenza per la produzione dei prodotti contrattuali, direttamente o indirettamente, solo a licenziatari selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi licenziatari si impegnano a non vendere i prodotti contrattuali a distributori non autorizzati nel territorio riservato dal licenziante per praticare tale sistema.
«Mercato rilevante del prodotto»: il mercato dei prodotti contrattuali e dei loro prodotti sostitutivi, vale a dire tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dall’acquirente, in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati;
«Mercato rilevante delle tecnologie»: il mercato dei diritti tecnologici sotto licenza e dei loro sostituti, vale a dire i diritti tecnologici considerati intercambiabili o sostituibili dal licenziatario, in ragione delle loro caratteristiche, delle royalties cui sono soggetti e dell’uso al quale sono destinati;
«Mercato geografico rilevante»: l’area nella quale le imprese interessate forniscono o acquistano prodotti o concedono licenze di diritti tecnologici, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse;
“Pool tecnologici”: accordi mediante i quali due o più parti costituiscono un pacchetto di tecnologie che viene concesso in licenza non solo a coloro che partecipano al pool, ma anche a terzi.
«Vendite attive»: il contatto attivo con singoli clienti ad esempio per posta, compreso mediante l’invio di messaggi di posta elettronica non sollecitati, o mediante visite ai clienti; oppure il contatto attivo con uno specifico gruppo di clienti, o con clienti situati in uno specifico territorio attraverso inserzioni pubblicitarie sui media o via Internet o altre promozioni specificamente indirizzate a quel gruppo di clienti o a clienti in quel territorio. La pubblicità o le promozioni che sono interessanti per l’acquirente soltanto se raggiungono (anche) uno specifico gruppo di clienti o clienti in un territorio specifico, sono considerati vendite attive a tale gruppo di clienti o ai clienti in tale territorio;
«Vendite passive»: la risposta ad ordini non sollecitati di singoli clienti, incluse la consegna di beni o la prestazione di servizi a tali clienti. Sono vendite passive le azioni pubblicitarie o promozioni di portata generale che raggiungano clienti all’interno dei territori (esclusivi) o dei gruppi di clienti (esclusivi) di altri distributori, ma che costituiscano un modo ragionevole per raggiungere clienti al di fuori di tali territori o gruppi di clienti, ad esempio per raggiungere clienti all’interno del proprio territorio. Le azioni pubblicitarie o promozioni di portata generale sono considerate un modo ragionevole per raggiungere tali clienti se è interessante per l’acquirente attuare tali investimenti anche se non raggiungono clienti all’interno del territorio (esclusivo) o del gruppo di clienti (esclusivo) di altri distributori.

Qui sotto i link a Regolamento e Linee Direttrici
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0316&from=IT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:089:FULL&from=EN
© Marco Bianchi – Giugno 2014 riproduzione riservata