UN’INTRODUZIONE AI CONTRATTI INTERNAZIONALI DI LICENZA (SECONDA PARTE)

L’individuazione dell’oggetto della licenza e degli specifici compiti del licenziante e del licenziatario

Usualmente la complessità dei licence agreements varia in funzione del fatto che l’oggetto della licenza sia esclusivamente rappresentato dalla facoltà di utilizzare un qualche diritto di proprietà intellettuale (brevetto, marchio) o sia invece costituito da un più composito insieme di conoscenze (know-how).

Nel primo caso l’ambito della licenza è delimitato in sé (le rivendicazioni indicate nel brevetto, il marchio quale risulta dalle registrazioni di cui il licenziante sia titolare) e per molti versi la protezione degli interessi del licenziante è già assicurata dalle normative applicabili in tema di protezione dei diritti di proprietà spettanti al titolare del brevetto o del marchio licenziato: nel predisporre il testo contrattuale di norma ci si potrà quindi limitare ad individuare quali  diritti di proprietà vengano concessi dal licenziante al licenziatario ed a quali termini e a quali condizioni il licenziatario possa utilizzare i diritti di licenza così concessigli.

Nel caso di una licenza di know-how, mancando qui una definizione dello specifico oggetto della licenza, il “know-how” per l’appunto, a priori ed oggettiva, come invece accade nel caso di una licenza di brevetto o di marchio, la redazione del testo contrattuale appare invece più complessa. In primo luogo è infatti necessario definire contrattualmente in che cosa consista lo specifico del know-how licenziato e le forme e le modalità attraverso cui esso verrà materialmente trasmesso al licenziatario.

Occorre poi considerare come, a differenza di quel che si verifica per brevetti e marchi, l’unica vera protezione del know-how sviluppato e detenuto da una società sia rappresentata dalla sua segretezza e dalla sua indisponibilità per i terzi. La decisione di concedere ad un terzo di utilizzare tale know-how comporta ovviamente il venire meno di tale protezione e la conseguente necessità di stabilire nel testo contrattuale, dopo aver individuato quali siano i diritti di sfruttamento concessi al licenziatario, una disciplina esclusivamente pattizia dei reciproci diritti ed obbligazioni spettanti ad ognuna delle parti, allo scopo di assicurare che il know-how venga utilizzato dal licenziatario esclusivamente nei termini pattuiti con il licenziante e nel rispetto

Da un diverso punto di vista, non più giuridico ma esclusivamente fattuale, la complessità di un licence agreement è direttamente funzionale alla complessità del tipo di conoscenze tecnologiche che vengono trasferite ed alla capacità tecnica e tecnologica del licenziatario di comprendere ed utilizzare immediatamente il know-how trasmessogli dal licenziante.

Così, per fare degli esempi, in un contratto di licenza di brevetto stipulato tra due società occidentali, è ben possibile che all’atto pratico l’unica prestazione richiesta alla società licenziante sia per l’appunto l’assenso all’utilizzazione del brevetto da parte del licenziatario.

Per contro in un contratto di licenza di know-how sottoscritto tra un licenziante occidentale ed un licenziatario che opera in un Paese Extra-comunitario (quelli che, ai tempi, prima della globalizzazione venivano denominati PVS  – Paesi in Via di Sviluppo) accade più frequentemente che il licenziante, per mettere il licenziatario in grado di sfruttare il savoir faire” licenziato, oltre alla mera trasmissione delle informazioni costituenti il know-how oggetto di licenza, debba anche obbligarsi a fornire della assistenza tecnica in loco e del “training” per istruire i dipendenti del licenziatario all’uso della tecnologia trasferitagli.

L’individuazione dei diritti che formano oggetto del “Licence Agreement”

“Licenziare un know-how” piuttosto che “licenziare un marchio” sono certamente espressioni di uso corrente nella prassi del commercio internazionale. Sono però anche espressioni imprecise e per alcuni versi fuorvianti.

Peraltro usualmente l’oggetto della licenza non è mai, genericamente, il “know-how” (o, se è per questo, il marchio o il brevetto) quanto piuttosto uno o più dei diritti di sfruttamento che competono a chi li possiede, il licenziante, che per l’appunto li concede al licenziatario (quali ad esempio produrre, assemblare, commercializzare a terzi i prodotti licenziati, utilizzare le conoscenze tecniche e tecnologiche trasferite dal licenziante unicamente per determinati scopi e non per altri o sublicenziarle in tutto o in parte a terzi).

È del tutto ovvio che i problemi connessi con la redazione del contratto di licenza (per non parlare dell’entità dei corrispettivi che possono essere richiesti al licenziatario……) sono direttamente connessi con il tipo e l’ampiezza dei diritti di utilizzazione che il licenziante è disponibile a concedere al licenziatario piuttosto che con le limitazioni che il medesimo licenziante intende imporre ai diritti concessi al licenziatario.

Nel redigere il testo del contratto ciò può comportare, anche in funzione del settore merceologico di riferimento, la necessità di integrare le disposizioni contrattuali tipiche di un licence agreement con quelle necessarie per disciplinare le modalità con cui il licenziatario potrà utilizzare i diritti, e si pensi ad un contratto ove il licenziante concede al licenziatario il diritto di fabbricare e commercializzare determinati prodotti, in un settore merceologico completamente diverso da quello ove opera il licenziante, apponendovi il marchio di cui il licenziante è titolare (merchandising licence agreement) o a un licence agreement con cui il licenziante licenzia un dato know-how al licenziatario affinché questi lo utilizzi per fabbricare prodotti per fabbricare  e commercializzare prodotti in un mercato ove il licenziante non opera direttamente magari utilizzando il brand del licenziante, anch’esso concesso in licenza (manufacturing licence agreement / package licence agreement ).

L’individuazione delle normative applicabili allo specifico “Licence Agreement” che si intende predisporre. 

Prima di accingersi alla redazione del testo di un licence agreement occorre poi accertare se ad esso sia applicabile una qualche normativa specifica, non derogabile dalle parti, così da evitare di costruire delle soluzioni contrattuali apparentemente soddisfacenti ma nella pratica del tutto inapplicabili in quanto nulle per contrasto con le specifiche norme di legge in vigore nella nazione ove il contratto di licenza deve essere eseguito.

Rinviando a quanto già scritto in tema di diritto della concorrenza nell’Unione Europea (si vedano i post che ho già pubblicato “CONTRATTI DI LICENZA E DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA: IL NUOVO REG. UE 316/2014 (PRIMA E SECONDA PARTE), con cui il redattore di un accordo di trasferimento di tecnologia deve pure fare i conti, giova qui ribadire che in molti PVS, allo scopo di tutelare i licenziatari locali, sono state introdotte specifiche normative destinate a disciplinare i contratti di licenza e di trasferimento di tecnologia.

Che cosa dunque deve aspettarsi una società italiana che intenda esplorare la possibilità di stipulare un licence agreement con un licenziatario di un PVS? Sebbene non sia possibile dare conto in questa sede delle leggi in tema di trasferimento di tecnologia esistenti in tutti i singoli PVS, si può peraltro indicare una serie di limitazioni che più spesso ricorrono nelle “Licence / Transfer of Technology Laws” di tali Paesi:

  1. divieto di “tie-in clauses”, clausole attraverso le quali il licenziante obbliga il licenziatario ad acqui­stare esclusivamente dal licenziante prodotti e/o servizi anche non direttamente connessi con il “Licence Agreement”;
  2. divieto di clausole che vietino l’utilizzo di tecnologie di società concorrenti con la società licenziante, anche in campi di attività diversi da quelli che formano oggetto della licenza;
  3. divieto di clausole di esclusiva territoriale assoluta, rivolte cioè ad escludere ogni possibilità di esportazioni da parte del licenziatario;
  4. determinazione di un periodo di durata minima e massima del “Licence Agreement”;
  5. divieto di imporre restrizioni assolute all’utilizzo della tecnologia oggetto di licenza, anche dopo lo scadere del periodo di validità dei relativi diritti di proprietà industriale (in caso di brevetti) o dopo la scadenza del contratto (in caso di licenza di know-how);
  6. previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti della Nazione del licenziatario quale condizione sospensiva dell’efficacia del contratto di licenza.

Obbligazione di mezzi o obbligazione di risultato? 

Un’ulteriore domanda che è necessario porsi prima di predisporre un contratto di licenza è relativa alla qualificazione giuridica delle obbligazioni che il licenziante è disponibile ad assumere: obbligazioni di mezzi o obbligazioni di risultato?

Considerato che il contratto di licenza è di norma un contratto atipico, spetta ai contraenti identificare l’ambito delle obbligazioni che essi intendono assumere con la sottoscrizione di un accordo di trasferimento di tecnologia.

In tale situazione e con particolare riferimento ai contratti di licenza di know-how, nel predisporre un contratto di licenza e di trasferimento di tecnologia le parti, e soprattutto il licenziante, devono preoccuparsi di chiarire se l’obbligazione di trasferire un certo know-how, configuri a carico del licenziante stesso un’obbligazione di mezzi e non piuttosto di risultato.

In altre parole al licenziante spetta il compito di chiarire nel testo contrattuale se esso si renda in qualche modo garante della capacità del licenziatario di utilizzare nella maniera attesa le conoscenze trasferitegli[1] o se esso intenda limitare i propri obblighi alla semplice trasmissione, alla mera consegna della documentazione rappresentante il savoir faire oggetto della licenza, così come delineata nel contratto. Mancando una specifica previsione che illustri chiaramente i limiti delle obbligazioni assunte dal licenziante, nella pratica il licenziatario potrebbe tentare di addossare al licenziante la responsabilità della propria incapacità di comprendere appieno e di utilizzare correttamente la tecnologia trasferitagli, per poi richiedere al licenziante ulteriori prestazioni (training aggiuntivo al personale del licenziatario, fornitura di ulteriore e più ampia documentazione tecnica e tecnologica). Qui di seguito una possibile clausola per chiarire che il licenziante non si assuma alcuna obbligazione di risultato e che le sue obbligazioni si esauriscono nel trasferire la documentazione, necessariamente descritta in un allegato contrattuale, costitutiva del know-how oggetto di licenza.

  1. Promptly after the execution of this Agreement, and in any case within [ Ÿ ], the Licensor shall disclose and deliver to the Licensee the Licensed Know-How, as listed and described in Enclosure 1 to this Agreement.
  2. Any and all the technical and technological information, and the relevant documentation, as identified in Enclosure 1 to this Agreement, and that incorporates the Licensed Know-How to be delivered to the Licensee in accordance with this Agreement, shall be the in most recent and updated version available to the Licensor and shall be in Italian language.
  3. The obligation of the Licensor to deliver to the Licensee the Licensed Know-How, as listed and described in Enclosure 1 to this Agreement, represents the whole of the Licensor commitments for the transferring of such Licensed Know-How to the Licensee.
  4. The Parties do hereby mutually recognise and acknowledge that the delivery of the Licensed Know-How is not intended, and shall not be intended, to attribute to the Licensor any liability for the way in which the Licensee shall adapt, incorporate and apply the Licensed Know-How to its existing manufacturing processes, except for the occurrence of gross negligence of the Licensor in preparing, disclosing and delivering any part and portion of the Licensed Know-How.
  5. Immediatamente dopo la sottoscrizione del presente Contratto, ed in ogni caso entro il [ Ÿ ], il Licenziante comunicherà e trasmetterà al Licenziatario il Know-How Licenziato, così come elencato e descritto nell’Allegato 1 di questo Contratto.
  6. Tutte le informazioni tecniche e tecnologiche, e la relativa documentazione, così come identificate nell’Allegato 1 di questo Contratto, che incorporano e rappresentano il Know-How Licenziato e che dovranno essere trasmesse al Licenziatario in accordo con quanto previsto da questo Contratto, saranno nella versione più recente ed aggiornata a disposizione del Licenziante e saranno in lingua italiana.
  7. L’obbligo del Licenziante di trasmettere al Licenziatario il Know-How Licenziato, così come elencato e descritto nell’Allegato 1 di questo Contratto, rappresenta la totalità degli obblighi assunti dal Licenziante in relazione al trasferimento al Licenziatario di tale Know-How Licenziato.
  8. Le Parti si danno qui reciprocamente atto che la trasmissione del Know-How Licenziato non comporta alcuna responsabilità del Licenziante in merito al modo con cui il Licenziatario adatterà, incorporerà ed applicherà il Know-How Licenziato nei suoi processi produttivi così come ad oggi esistenti, fatta eccezione per il caso di colpa grave del Licenziante nel predisporre, comunicare e trasmettere una qualsivoglia parte del Know-How Licenziato.

Trasferimento o mera concessione in uso della tecnologia?

Un altro argomento che occorre affrontare durante la predisposizione e la negoziazione dei licence agreements è quello relativo al titolo sulla base del quale il licenziatario acquisisca la disponibilità del savoir faire trasmessogli dal licenziante: acquisto in proprietà o mera concessione in uso.

L’uso del termine “licence“, licenza, concessione, non deve ingannare in quanto la denominazione convenzionale “Licence Agreements” è tradizionalmente utilizzata dai commentatori e dagli operatori occidentali in genere, mentre nella legislazione dei PVS e nella mentalità dei licenziatari locali tali contratti vengono comunemente anche indicati come “Transfer of Technology Agreements“, ove ovviamente l’enfasi è posta più che sulla “concessione” (concetto che implica la possibilità di revoca e comunque un qualche limite temporale di efficacia) sul “trasferimento (che ovviamente il licenziatario sottintende / auspica effettuato a titolo definitivo). Non è dunque un caso che in molti casi di licence agreements negoziati con possibili licenziatari dei PVS le negoziazioni comincino proprio dalla denominazione contrattuale da adottare.

Il rispondere a tale quesito in un senso o nell’altro comporta due ordini di conseguenze, sia in merito alla possibilità del licenziatario di continuare ad utilizzare il know-how anche dopo la scadenza del contratto (del tutto ovvia nell’eventualità che il licenziatario, ma in questo caso sarebbe meglio definirlo percipiente, abbia acquisito la libera disponibilità, seppur non esclusiva, dei diritti industriali afferenti al know-how), sia in relazione al trattamento fiscale dei compensi percepiti, a titolo di corrispettivo, dal licenziante.

Marco Bianchi © riproduzione riservata – Luglio 2019

[1]E’ questo il caso di certi “turn key agreements” in cui una delle parti si impegna non solo a realizzare uno stabilimento industriale ma anche a trasferire all’altro contraente, consentendogli di utilizzarlo, tutto il know-how necessario per permettergli la gestione di tale stabilimento nonché, in molti casi, il raggiungimento ed il mantenimento di livelli produttivi minimi. E’ ovvio che in tali casi l’appaltatore/licenziante garantisce all’appaltante/licenziatario il raggiungimento di un determinato risultato

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