Lo scorso marzo, con una decisione dello State Council (Decisione 708 par. 38) la Cina ha eliminato alcune restrizioni  in tema di License and Transfer of Technology Agreements, originariamente previste dalle Regulations on Technology Import and Export Administration of the People’s Republic of China (“Regulations Technology”), entrate in vigore il 1 gennaio 2002, e dalle Regulations for the Implementation of the Law of the People’s Republic of China on Chinese-Foreign Equity Joint Ventures (“Regulations JV”).

L’eliminazione di alcune disposizioni inderogabili, in origine previste dalle Regulations per favorire il licenziatario cinese, ha avuto come effetto di contribuire a riallineare la disciplina dei contratti di licenza tra un foreign licensor e un licensee cinese a quanto già previsto dalla P.R.C. Contract Law per i contratti di diritto interno e di consentire una maggior autonomia contrattuale delle parti, licenziante straniero e licenziatario cinese, nel pattuire i termini del loro contratto di licenza.

Le modifiche introdotte sono qui di seguito riassunte:

(a) Regulations Technology.

Abrogazione dell’art. 24.3. (“Where the receiving party to a technology import contract infringes another person’s lawful rights and interests by using the technology supplied by the supplying party, the supplying party shall bear the liability therefore”). – L’articolo prevedeva, “tout court” l’obbligo del licenziante di tenere il licenziatario manlevato ed indenne da eventuali azioni di terzi che gli contestavano l’uso della tecnologia oggetto di licenza, assumendo la violazione di diritti di proprietà intellettuale di cui il terzo era titolare (in ciò differenziando i contratti di licenza “internazionali” e quelli di diritto interno a cui si applicava l’art. 353 della P.R.C. Contract Law che lasciava ai contraenti la facoltà di diversamente pattuire (“Where the exploitation of the patent or the use of the technical secret by the transferee in accordance with the contract infringes on the lawful interests of any other person, the liability shall be borne by the transferor, except otherwise agreed by the parties”).

Non che un simile obbligo di per sé appaia irragionevole, in quanto normalmente lo ritroviamo pressoché sempre nei contratti di licenza, seppur sovente con una ben più complessa articolazione. Il problema derivava dal fatto che i licenziatari cinesi, forti dell’obbligo imposto da tale norma, non avevano ovviamente alcun interesse a declinare contrattualmente in maniera più articolata un tale principio che di per sé era per loro completamente soddisfacente.

Con l’abolizione di tale norma e sulla scorta di quanto previsto dalla P.R.C. Contract Law, le parti, ed in particolare il foreign licensor, possono ora concordare con un maggior grado di dettaglio come declinare un simile obbligo (e avuto riguardo agli interessi del licensor si pensi per esempio alla determinazione di quale contraente possa decidere di accettare o proporre una eventuale transazione piuttosto che il diritto del foreign licensor di gestire la eventuale controversia).

Abrogazione dell’art. 27 (“Within the term of validity of a contract for technology import, an achievement made in improving the technology concerned belongs to the party making the improvement”). – Era questa una disposizione che, almeno nella mia esperienza, preoccupava non poco i foreign licensor, timorosi che, assieme agli “improvement”, il licenziatario cinese in qualche modo si impossessasse anche della tecnologia originaria (vigente questa norma l’unica contromossa che mi è capitato di utilizzare era quello di prevedere a carico del licenziatario di concedere al licensor una licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita e senza limitazioni geografiche).  Anche in questo caso, tralasciando per un momento le più generali preoccupazioni che un foreign licensor può ancora avere per la difesa degli IP Rights in Cina, di per sé la norma non era priva di una sua giustificazione e in effetti la questione era dibattuta anche all’interno dell’Unione Europea (e si veda al proposito il mio precedente articolo qui pubblicato CONTRATTI DI LICENZA E DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA: IL NUOVO REG. UE 316/2014 (SECONDA PARTE)). L’art. 27 delle Regulations è stato dunque eliminato, ma ai contratti di licenza si applicano comunque le norme in tema di Technology Contracts (“A technology contract is a contract whereby the parties prescribe their rights and obligations in respect of the development or transfer of technology, or in respect of technical consulting or service” ex art. 322 Contract Law)   previste dal Capitolo 18 della Contract Law Cinese, e in particolar modo quelle dell’art.329 (“Invalidity of Technology-monopolizing and Infringing Contract: A technology contract which illegally monopolizes technology, impairs technological advancement or infringes on the technology of a third person is invalid”) come interpretato dalla Supreme People’s Court (l’equivalente della nostra Corte di Cassazione), secondo cui l’eventuale trasferimento dei diritti di proprietà intellettuali  di un improvement realizzato dal licenziatario presuppone il pagamento di un ragionevole corrispettivo (e ciò riecheggia quanto previsto dal Reg. UE 316/2014  e dalle relative Linee Direttrici….).

Eliminazione dell’art. 29. – Questo articolo prevedeva una serie di restrizioni vietate in quanto anti competitive che il licenziante non poteva dunque imporre al licenziatario cinese, tra cui tye-in clauses, obbligo di corrispondere royalty anche dopo il venir meno dei diritti di proprietà intellettuale registrati detenuti dal licensor ed oggetto della licenza, il divieto di apportare miglioramenti alla tecnologia licenziata, il divieto di ottenere tecnologie analoghe da concorrenti del licensor o limitare indebitamente (“unduly restricting”) il diritto di esportare i prodotti fabbricati dal licenziatario utilizzando la tecnologia oggetto della licenza.

Deve peraltro essere ben chiaro che l’abrogazione dell’articolo 29 assolutamente non significa che il licensor possa ora imporre alcuna delle restrizioni previste dall’articolo in quanto esse sono tutte comunque proibite dalle norme poste a tutela della concorrenza, principalmente dall’Anti-Monopoly Law e dalla stessa P.R.C. Contract Law (l’immediato riferimento è all’art. 329 sopra richiamato ma anche al successivo art.343, così come interpretati dalla giurisprudenza dei tribunali cinesi).

(b) Regulations JV

Una ulteriore, non banale, novità introdotta dalla Decisione 708 dello State Council riguarda l’abrogazione dell’art. 43 (3) e (4) delle Regulations JV (“(3) the term for a technology transfer agreement is generally no longer than ten years (4) after the expiry of a technology transfer agreement, the technology importing party shall have the right to use the technology continuously”.). Ciò consentirà ai contraenti, foreign licensor e licensee cinese, di concordare essi stessi la durata del contratto, e quindi quella del conseguente obbligo del licenziatario di corrispondere le royalties al licenziante, senza che alla scadenza del contratto il licenziatario cinese abbia automaticamente il diritto di continuare ad utilizzare la tecnologia licenziata, diritti di proprietà intellettuali e/o know-how.

Conclusioni

L’abolizione degli articoli sopra commentati, dovuta anche alle “tensioni” commerciali attualmente esistenti tra la Cina e gli U.S.A. ( e, per certi versi, seppur con un minor grado di asprezza, anche tra Cina e UE) ha comunque lo scopo di uscire dalla logica della lex specialis destinata a disciplinare i rapporti tra foreign parties e chinese parties, in questo caso le Regulations Technology, lasciando che i contraenti siano liberi di negoziare termini e modalità del loro licence and transfer and technology agreement, seppur nell’ambito delle norme di diritto cinese di generale applicazione, P.R.C. Contract Law e Anti-Monopoly Law in primis.

Il tutto in linea, e anticipando l’approccio della nuova P.R.C. Foreign Investment Law (il cui art. 22 prevede espressamente, “the State shall encourage technology cooperation on the basis of free will and business rules. Conditions for technology cooperation shall be determined by all investment parties upon negotiation under the principle of equity. No administrative department or its staff member shall force any transfer of technology by administrative means”) che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020 abrogando al contempo le tre leggi esistenti in tema di investimenti stranieri in Cina, i.e. (i) Law of the People’s Republic of China on Chinese-Foreign Equity Joint Ventures, (ii) Law of the People’s Republic of China on Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures e (iii) Law on Wholly Owned Enterprises. Ma alla nuova Foreign Investment Law successivamente dedicherò uno specifico articolo.

Qui sotto i link alle leggi citate nell’articolo

P.R.C. Regulations on Technology Import and Export Administration

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn125en.pdf

P.R.C. Law on Sino-Foreign Equity Joint Ventures

http://english.mofcom.gov.cn/article/lawsdata/chineselaw/200301/20030100062855.shtml

P.R.C. Regulations for the Implementation of the Law of the People’s Republic of China on Chinese-Foreign Equity Joint Ventures

http://english.mofcom.gov.cn/article/lawsdata/chineselaw/200301/20030100064563.shtml

P.R.C. Contract Law

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn137en.pdf

Marco Bianchi © riproduzione riservata – Settembre 2019